|
Lorsqu’on parle de dépôt de marque, on fait référence à l’enregistrement auprès de l’INPI d’un nom, d’un logo, etc., permettant d’obtenir un monopole pour 10 ans, renouvelable indéfiniment, pour certains produits et services. Ce monopole confère les droits d’utiliser, d’interdire et d’agir en justice contre des contrefacteurs. Mais en pratique le dépôt de la marque doit être suivi d’actions proactives pour maintenir et défendre ces droits conférés par la marque. La marque doit donc vivre et être entretenue ! Décryptage de Marion Arraitz-Galea et Ladan Dirickx, avocates en droit de la propriété intellectuelle. |
Protection de marque : pourquoi le dépôt seul ne suffit pas ?
L’obligation d’usage sérieux de la marque
Le droit des marques est clair : si la marque n’est pas utilisée sérieusement pendant 5 ans pour les produits et services visés à l’enregistrement, elle peut être radiée.
Cette obligation légale répond à l’engorgement des registres de marques puisque la déchéance entraîne l’annulation de la marque et donc la disparation du monopole laissant la possibilité pour des concurrents de l’exploiter librement.
Tout tiers ayant un intérêt légitime peut venir contester l’usage sérieux de votre marque 5 ans après son enregistrement.
Le simple renouvellement de la marque ne démontre pas l’usage sérieux de la marque, mais de quoi parle-t-on alors ?
L’usage sérieux est un usage concret de la marque, sur le territoire où elle est protégée, de manière non sporadique et pour désigner les produits et services (apposition sur les produits commercialisés, visibilité dans la communication et les documents commerciaux (site Internet, catalogues, etc.)
C’est une analyse que mènent les Offices tels que l’INPI et l’EUIPO sur la base des preuves transmises par le titulaire de la marque.
La portée de la protection limitée par les classes du dépôt
La marque ne protège que les produits et services visés lors de la procédure de dépôt.
Une fois le dépôt réalisé si vous pouvez retirer des produits et services, vous ne pouvez pas en rajouter.
Le dépôt dans des classes pertinentes est donc crucial, faute de quoi, un concurrent pourrait exploiter une marque identique ou similaire dans des classes non visées et même si en pratique vous exploitez votre marque pour ces produits et services, une défense sur le terrain de la contrefaçon de votre marque serait plus complexe, voire non recevable.
La nécessité d’une surveillance de marque
Surveiller sa marque une fois déposée est essentiel mais pas n’importe comment : la surveiller sur Internet revient à maintenir une veille concurrentielle intéressante mais surveiller parmi les marques qui sont déposées au registre est une stratégie aux multiples bénéfices.
Une telle surveillance vous permet d’être alerté de toute nouvelle marque identique ou similaires déposée postérieurement à votre marque et de réagir immédiatement en formant opposition contre la marque gênante auprès de l’INPI ou de l’EUIPO avec des frais de défense moins coûteux qu’un contentieux judiciaire.
La surveillance parmi les marques permet donc :
- D’adopter une stratégie de défense active et efficace
- De valoriser positivement votre marque
- Le cas échéant d’apporter un argument supplémentaire auprès de vos franchisés ou licenciés
4 bonnes pratiques pour une protection efficace
1- Adopter un usage stratégique et constituer des preuves
- Utiliser la marque de manière systématique : sur vos produits, emballages, votre site web, dans les publicités, sur vos documents commerciaux, etc.
- Ajouter la mention « ® » uniquement une fois votre marque enregistrée.
- Conserver des preuves datées : factures, catalogues, captures d’écran, contrats, etc..
2- Mettre en place une surveillance active
- Mettre en place une veille régulière interne sur Internet pour détecter des usages susceptibles de vous gêner.
- Mettre en place une surveillance parmi les marques auprès d’un avocat en propriété intellectuelle.
- En cas de dépôt gênant, agir rapidement : envoi d’une mise en demeure opposition contre la demande d’enregistrement.
3- Avoir une stratégie de défense définie
- Envoyer des mises en demeure pour demander le retrait de marques gênantes.
- Entrer en négociation pour encadrer l’usage de la marque gênante.
- Envisager la médiation pour parvenir à un accord transactionnel.
- Former opposition pour empêcher l’enregistrement de marques gênantes.
- Agir en contrefaçon en saisissant le tribunal pour interdire l’usage d’une marque et demander réparation du préjudice subi.
- Agir en nullité : agir contre une marque antérieure jugée gênante et non exploitée.
4- Renouveler la marque dans les délais et ajuster la protection
- Ne pas oublier le renouvellement tous les 10 ans, idéalement mandater un avocat pour vous simplifier cette gestion.
- Étendre la protection de votre marque en fonction de vos développements commerciaux que ce soit via des extensions territoriales dans d’autres pays ou via des dépôts complémentaires pour étendre le champ des activités couvertes par la marque.
|
|
Dépôt seul |
Avec une stratégie efficace |
|
Durée du monopole |
10 ans indéfiniment renouvelable |
Maintien du monopole sous réserve d’un renouvellement dans les temps et d’un usage effectif |
|
Risque de déchéance |
Elevé en cas de non usage de la marque |
Réduit si usage réel et stratégie d’archivage efficace |
|
Défense contre les tiers |
Ok pendant les 5 premières années |
Renforcée avec la surveillance de la marque |
Le dépôt est essentiel, mais n’est que la première étape. Protéger réellement une marque exige une stratégie globale, qui englobe l’usage, la surveillance, la défense de la marque et son renouvellement.
Pour une société, négliger l’un de ces volets expose à des litiges coûteux et à des pertes de droits.
Le conseil de TGS France Avocats
Ne sous-estimez pas la qualité du dépôt de marque et prenez le temps d’échanger avec nos avocats en droit de la propriété intellectuelle pour adopter une stratégie de protection efficace de votre marque.
Voir plus de commentaires